-조금만 시간 투자하면 자산이 되는 특허 이야기-
특허와 실용신안, 뭐가 뭐죠?
고 영 회
전 대한변리사회회장
현 성창특허법률사무소 대표
mymail@patinfo.com
발명자: 이 기술은 실용신안으로 출원해야 하겠지요?
변리사: 왜 그렇게 생각합니까?
발명자: 특허는 큰 발명이고 실용신안은 작은 발명으로 알고 있는데, 내가 개발한 것은 특허까지 되지 않을 것 같아서요.
변리사: 특허와 실용신안, 어떻게 다른지 아십니까?
발명자: ...
발명자와 상담할 때 자주 나타나는 대화입니다. 발명자들은 자기 나름의 기준에 따라 자기 기술 수준을 예단하지만, 사실과 달리 아는 경우가 많습니다. 자기가 개발한 것은 크게 생각하지 않는 겸손도 작용하나 봅니다.
특허권과 실용신안권은 둘 다 개발한 기술에 대하여 출원인이 독점 행사할 수 있는 권리를 줍니다. 독점권을 부여받기 위해서는 신규성과 진보성을 갖추어야 합니다. 신규성은 이 세상에 없는 것을 세계에서 처음 창작한 것이라는 요건이고, 진보성은 처음 창작한 것이라 하더라도 해당 기술 분야의 기술자가 쉽게 생각할 수 없을 정도로 발전된 것이어야 한다는 요건입니다.
특허와 실용신안은 진보성 요건에서 차이가 있습니다. 법에서는 특허는 ‘쉽게 생각할 수 없는 정도’이면 되고, 실용신안은 ‘극히 쉽게 생각할 수 없는 정도’이면 진보성이 있다고 규정합니다. 이런 진보성 판단기준의 차이 때문에 일반적으로 특허는 큰 발명, 실용신안은 작은 발명에 대하여 주는 권리라고 알려져 있습니다.
그렇지만 문장에서도 알 수 있듯이 명확하게 어떠한 숫자로 표현되는 정량적 잣대가 있는 것이 아닙니다. 결국 정도의 문제입니다. ‘그냥 쉬운 것’과 ‘극히 쉬운 것’을 구분할 기준을 마련할 수는 없습니다. 실제 심사관도 실무상 구별하지 않고 심사합니다.
특허든 실용신안이든 자기의 창의력으로 개발한 부분에 대하여 보호받고, 그 보호범위는 청구범위에 의하여 정해지고, 청구범위를 심사하여 특허 여부가 결정되는 것이기 때문에 특허에 해당하지 않을 것이라고 미리 단정할 필요는 없습니다.
권리를 얻는 과정은 별 차이가 없지만, 권리를 얻은 후 차이는 큽니다. 같은 기술이라 하더라도 특허를 받으면 20년을 보호받을 수 있지만 실용신안을 받으면 10년으로 권리가 끝납니다. 조달청 우수제품 심사와 같이 기술력을 평가하는 제도에서는 권리 종류에 따라 평가 배점이 확연히 차이가 납니다. 그렇지만 일단 권리를 받고 난 다음에는 권리 종류를 바꿀 길은 없습니다. 그러므로 스스로 실용신안으로 신청해야 할 필요는 없습니다. 처음부터 특허로 가는 게 좋습니다. 진행하다가 필요하면 특허에서 실용신안으로 바꾸는 것은 어렵지 않습니다.
기술 보호 측면에서 실용신안은 특허의 부분집합입니다. 특허법 하나만 있어도 될 것을 실용신안법까지 있으니 두 가지 법 사이에서 조정하기 위한 법 조항이 필요하고, 중복되는 부분은 준용하고, 상호 인용하여 법조문이 무척이나 복잡합니다. 이렇다 보니 지식재산권 전문가인 변리사도 법조문을 잘못 이해하여 사고를 치는 때도 있습니다.
전문가도 이런 형편이니 일반 발명가가 법을 제대로 이해하여 대처하기란 불가능에 가깝고, 제도를 제대로 알지 못한 발명가들은 예측하지 못한 피해를 받을 위험이 많습니다. 나는 실용신안 제도를 없애고 특허제도 하나로 해야 한다고 주장합니다. 오래전부터 실용신안 제도 폐지론이 가끔 나오지만, 아직 없애지 못하고 있습니다.
최근 인기 방송극 ‘변호사 우영우’에서 실용신안 얘기가 나왔습니다. 실용신안으로 출원 중인 기술임을 근거로 판매금지가처분 소송을 걸었다 합니다. 작가가 잘못 이해했든지 아니면 자문한 사람이 사실을 제대로 알지 못했는지 잘못 연출했습니다. 출원 중인 기술에 대한 권리는 심사 결과에 따라 특허권을 못 받을 수 있습니다. 확정되지 않은 권리로 가처분 소송을 건다는 것은 무리수였습니다.
여러 가지 어려운 상태에서 기술을 개발하는 중소기업, 특허와 실용신안법이 어떻게 다른지 알아두면 도움이 됩니다. 차이를 아직 모르겠다고요? 그러면 실용신안은 잊어버리고, 특허로 가십시오.
고 영 회
전 대한변리사회회장
현 성창특허법률사무소 대표
mymail@patinfo.com
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